[문환구의 특허 이야기] 특허출원 공개와 전용실시권


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로또 1등 번호를 미리 알고 있어도 로또를 사지 않았다면 당첨금을 받을 수 없다. 특허도 마찬가지다. 상품성이 있는 물건이나 방법에 대한 발명만으로는 내 권리가 되지 않으니 특허권을 취득해야 한다. 발명에 대한 권리를 가진 사람이 특허청에 출원해야 특허청이 1년 6월 후 그 내용을 공개한다.

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출원공개를 통해 특허권이 확보되지는 않지만 공개된 시점부터 동일한 기술은 물론이고 그 기술로부터 쉽게 발명할 수 있는 기술에 대해서도 다른 사람의 특허를 거절할 수 있는 근거가 될 수 있다. 출원한 시점부터 공개되기 전까지는 동일한 발명에 대해서만 후출원을 거절하는 근거가 되는 규정과 비교해보면 큰 차이가 있다. 어느 분야든 서로 비슷한 기술은 많지만 동일한 기술은 드물기 때문이다.

특허출원의 공개를 통해서 가질 수 있는 출원인의 이익도 있다. 공개 후에 타인이 그 출원발명을 실시하고 있다면 그 사람에게 특허권에 준하는 보상금을 청구할 수 있다. 보상금은 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권 등록시점까지 기간에 대해서 청구하므로, 추후 등록되면 특허권은 더 강한 권리로 보호받게 된다. 다만, 보상금은 특허가 등록된 뒤에 받을 수 있다. 출원발명을 실시하는 사람이 특허공개를 알고 있어야 하므로, 내용증명을 통해서 경고하는 절차는 필요하다.

타인이 할 수 있는 후출원에 대한 거절근거와 함께 보상금청구권도 인정받을 수 있는 출원공개는 출원일로부터 1년 6월 이후에 가능하지만, 그 전에라도 출원인은 언제든지 출원공개를 신청할 수 있다. 다만, 출원이 공개되면 그만큼 발명이 일찍 노출되므로 경쟁자가 개량발명에 일찍 뛰어들 수 있는 위험도 있으므로 여러 장단점을 고려해야 한다.

출원공개를 전후로 심사관의 심사를 통해 특허청은 등록여부를 결정하며, 한국 특허청(KIPO)에 출원된 특허의 약 60%가 등록된다. 발명의 약 40%는 특허로 인정받지 못해 등록이 거절되는 셈이며, 거절이유의 대부분은 그 분야에서 평균적인 수준의 기술을 가지는 사람이 출원한 날보다 먼저 공개된 특허로부터 쉽게 발명할 수 있다는 이른바 진보성의 결여다.

이 과정을 통해 등록된 특허에 대한 권리를 가지는 사람을 특허권자라고 하며, 특허권자는 특허권을 침해하는 행위에 대해 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. 이 권리는 특허권자와 계약을 통해 특허권의 실시를 독점하는 전용실시권자도 함께 가지며, 구체적으로는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.

침해금지는 향후의 손해를 막을 수 있지만 이미 손해가 발생했다면 고의 또는 과실로 특허권을 침해한 자에게 손해배상을 청구할 수 있다. 원칙적으로 고의나 과실은 특허권자나 전용실시권자가 증명해야 하지만, 특허법에서는 타인의 특허권이나 전용실시권을 침해한 자에게 과실이 있는 것으로 추정한다. 이런 규정을 둔 이유는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하기 때문이다.

다만, 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 손해배상액 산정에서 그 사실을 고려할 수 있다. 특허권자나 전용실시권자는 상대방의 중대한 과실보다는 고의를 증명하기가 더 쉽다. 고의는 침해자가 특허권에 대해 알면서도 침해했다는 것이어서, 특허권자나 전용실시권자가 침해자에게 내용증명으로 발송한 특허침해에 관한 경고장으로 증명할 수 있기 때문이다. 최근 개정법에 따라 특허침해의 고의가 증명되면 손해액의 5배까지 징벌적 손해배상이 가능하다.

여기에 더해 우리 특허법은 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하는 침해죄규정도 가지고 있다. 최근 법개정을 통해서 침해죄를 친고죄에서 반의사불벌죄로 변경하였으니, 특허권자나 전용실시권자의 고소가 없어도 제3자의 고발이나 직권으로도 공소를 제기할 수 있게 되었다. 형벌규정에도 고의요건이 필요하므로, 특허침해 경고장을 발송해야 한다. 

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문환구변리사(두리암특허법률사무소)

“두리암특허법률사무소 대표변리사. 연세대학교 물리학과를 졸업하고 동 대학원 물리학과에서 석사, 고등기술연구원(IAE)과 아주대학교 협동과정에서 시스템공학 박사과정을 수료했다. 삼성전자 반도체연구소와 고등기술연구원에서 반도체, 정보통신 분야를 연구했으며, 연세대학교 학부대학 학사지도교수를 지냈다. 《세상의 모든 X》(2020) 《발명, 노벨상으로 빛나다》(2021) 등의 저서를 출간했다.”

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