디자인권자는 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다. 이러한 독점권은 ‘업으로서’ 실시하는 경우에 행사할 수 있는데, ‘업으로서’ 실시는 영리를 목적으로 하는 행위는 물론 사회의 수요에 의해 비영리적으로 하는 행위도 포함된다. 그러므로 디자인권자가 등록받은 권리의 물품과 동일하거나 유사한 물품에 동일하거나 유사한 디자인을 권리와 무관한 제3자가 실시했다면 그 행위가 비영리 목적이면서 개인적 또는 가정적 범위가 아닌 한 침해일 가능성이 크다.

등록 디자인권과 동일하거나 유사한 디자인을 실시하는 상대방에게는 침해중지 경고장을 보내서, 민형사상 권리구제 행사가능성을 통지하면서 침해중지와 제품의 폐기 등을 요구하는 것이 바람직하다. 이 과정에서 특허와 다른 디자인의 특성을 고려하여 권리보호에 대해 알아보기로 한다.

산업재산권은 권리자에게 그 권리를 독점적으로 실시(특허, 디자인)하거나 사용(상표)할 수 있는 독점권과, 실시권이나 사용권 등 권리를 가지지 않은 제3자가 그 권리를 실시하거나 사용하지 못하도록 막는 배타권을 부여한다. 디자인권의 독점권 및 배타권은 특허권이나 상표권과는 구별되는 특징이 있으므로 이 점을 잘 활용하면 권리보호를 보다 두텁게 할 수 있다.

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리는 독점하고, 권리 없는 타인의 실시는 배타적으로 제한한다. 이때 법에 의해서 인정되는 배타적 권리는 독점범위보다 확장되는데, 특허침해 물건의 생산에’만’ 사용하는 물건의 실시와 특허침해 방법의 실시에’만’ 사용하는 물건의 실시가 간접침해라는 범주로 인정된다. 이러한 간접침해의 대상인 물건은 특허요건을 만족한다면 특허권자가 추가 특허로 출원하여 등록 받을 수 있으며 그 출원시기에 제한은 없다.

디자인권은 특허권과 달리 등록디자인뿐 아니라 이와 유사한 디자인까지 독점권이 생기며, 배타권도 기본적으로 등록디자인이나 이와 유사한 디자인에 미친다. 여기에 더해 특허의 간접침해와 유사하게 등록디자인이나 이와 유사한 디자인에 관한 물품의 생산에’만’ 사용하는 물품을 실시하는 행위도 침해로 인정된다. 그렇다면 등록디자인과 유사한 디자인에는 독점권과 배타권이 함께 생기게 되는데, 이 유사한 디자인을 별도로 등록하여 보호받을 수 있는 제도가 관련디자인이다. 관련디자인은 등록디자인(출원디자인 포함)과”만” 유사해야 한다는 제한이 있으나 등록디자인의 출원일부터 3년 이내 기간에 출원하면 별도 권리로 획득할 수 있다. “만”이라는 제한은 관련디자인의 관련디자인으로 계속 확장하는 행위를 막기 위함이다.

디자인권의 이러한 특징은 상표권과도 구별된다. 상표권의 독점권은 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리에만 미친다. 반면 배타권은 독점권에 더해서 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하는 동일범위 사용행위는 물론, 지정상품과 유사한 상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하는 행위인 이른바 유사범위 사용까지 금지한다. 상표권자는 이 유사범위에서 상표를 사용할 수는 있으나, 유사범위에서만 사용하고 동일범위에서 상표를 3년 이상 사용하지 않으면 상표취소심판의 대상이 된다.

이러한 유사범위가 디자인권의 특징이므로 디자인권자는 자신의 등록디자인뿐만 아니라 이와 유사한 디자인에 대해서도 적극적으로 권리주장을 해야 하고, 권리침해가 예상된다면 등록디자인의 출원일부터 3년 이내인지 확인해서 관련디자인 출원을 하는 것이 바람직하다.

디자인권이 가지는 또 다른 특징은 모방이 쉽다는 점이다. 특히 유행이 민감한 상품은 권리가 등록되기 전 까지만 모방품을 생산하고 잠적하는 경우도 있기 때문에 디자인권을 확보한 뒤에는 침해주장을 할 대상이 사라져버리는 일도 있다. 이런 상황에 대비해서 취할 수 있는 방법으로는 특허법에서 본 바와 같은 출원공개신청 또는 아예 디자인 출원을 비밀에 붙이는 비밀디자인 신청이 있다. 디자인은 출원공개 신청이 없으면 설정등록 될 때 공개되는 것이 원칙이다.

출원된 디자인은 공개 신청을 해야 공개되고, 공개 후에 타인이 그 출원 디자인을 실시한다면 그 사람에게 디자인권에 준하는 보상금을 청구할 수 있다. 보상금은 출원공개 된 발명임을 안 때부터 디자인권 등록시점까지 기간에 대해서 청구하므로, 추후 등록되면 디자인권은 더 강한 권리로 보호받게 된다. 다만, 보상금은 디자인이 등록된 뒤에 받을 수 있으며, 출원 디자인을 실시하는 사람에게 내용증명을 통해서 경고하는 절차는 필요하다.

비밀디자인 신청을 하면 설정등록일부터 3년까지 디자인을 비밀로 유지할 수 있다. 비밀디자인 신청은 출원일부터 등록료를 납부할 때까지 할 수 있으며 기간은 3년 이내로 정할 수 있다. 예를 들어 1년으로 신청했다면 그 기간이 다하기 전에 설정등록일부터 3년을 초과하지 않는 범위에서 연장할 수 있고, 기간단축도 물론 가능하다.

디자인권도 특허권과 같이 손해배상 등 민사 구제와 함께 아니라 형사처벌도 가능하므로 침해가 명백하다고 판단되는 경우에는 특허청 기술디자인특별사법경찰과나 관할 경찰서에 형사고소를 하는 것이 실효성을 높인다. 정확한 디자인의 보호범위는 권리권리범위심판으로 판단 받아야 하지만, 물품의 구성이 단순하고 침해자도 침해를 인지하는 경우라고 생각되면 경찰서의 소환장발부나 전화통지를 통해서도 침해를 중단하는 경우가 많기 때문이다. 특히 침해자의 규모가 영세해서 민사소송을 통한 구제가 어렵다면, 침해행위를 가능한 빨리 중지시키는 것이 바람직하다는 점도 고려해야 한다. 

문환구변리사:두리암특허법률사무소 대표변리사. 연세대학교 물리학과를 졸업하고 동 대학원 물리학과에서 석사, 고등기술연구원(IAE)과 아주대학교 협동과정에서 시스템공학 박사과정을 수료했다. 삼성전자 반도체연구소와 고등기술연구원에서 반도체, 정보통신 분야를 연구했으며, 연세대학교 학부대학 학사지도교수를 지냈다. 《세상의 모든 X》(2020) 《발명, 노벨상으로 빛나다》(2021) 등의 저서를 출간했다.