[문환구의 특허 이야기] 국제 상표 등록을 일괄 처리해주는 마드리드 의정서 시스템


세계은행이 발표한 2021년 주요국의 GDP 대비 수출입 비율인 대외의존도에서 한국은 80%를 나타낸다. 이는 독일의 89%보다는 낮지만 미국의 25%나 일본의 37%는 물론 프랑스의 61%와 비교해도 높은 값이다. 제조업이 발달한데다 내수 시장이 작아서 수출입 비중이 큰 특징을 상징적으로 드러내는 수치라고 할 수 있겠는데, 이런 상황을 고려해 스타트업도 사업계획을 세울 때는 대부분 세계 시장을 목표로 한다. 

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따라서 신제품을 출시하면서 내놓는 상표도 이전에는 한국 시장만 대상으로 했지만, 지금은 세계 각국의 고유한 특징까지 반영하는 경우가 빈번하다. 종전에는 같은 회사의 상품인데도 한국 상표와 미국 상표를 서로 다른 이름으로 출시하기도 했지만, 메이드인 코리아의 자신감에 힘입어 처음부터 같은 이름으로 등록하는 시도도 흔한 편이다. 이처럼 동일한 상표를 여러 나라에 출원할 때도 각 나라별로 법과 제도가 다르기 때문에 각각 따로 절차를 진행해야 하지만, 세계지식재산권기구(WIPO)의 관리 하에서 일괄 처리하는 국제적인 상표등록도 가능하다. 

마드리드 의정서 시스템을 이용하는 것으로, 하나의 국제상표 등록 출원서를 세계지식재산권기구에 제출하여 다수 국가에 동일한 상표를 동시에 출원할 수 있다. 한국의 출원인은 한국 특허청을 통해 마드리드 의정서 시스템을 통한 국제상표 등록 출원을 하고, 상표의 표장은 특허의 명세서와 달리 번역이 필요하지 않으므로 관련 절차를 세계지식재산기구가 관리해서 각국에서 개별 심사를 진행하게 된다. 

마드리드 의정서 시스템을 이용하면, 개별 국가에 각각 상표를 출원하는 것보다 비용이 저렴하고 절차가 간편할 뿐 아니라 의정서에서 인정하는 언어인 영어, 프랑스어, 스페인어 중 하나의 언어로 절차를 진행할 수 있다. 한국 특허청에서는 영어로 된 출원서를 접수하며, 영어보다 프랑스어나 스페인어가 더 편하면 세계지식재산권기구와 소통할 때는 그 언어를 지정할 수도 있다. 

마드리드 의정서 절차에서는 각 국가별 심사기간이 정해져 있기 때문에 심사 처리도 빠른 편이다. 또한, 등록된 뒤에는 등록기간 갱신, 주소 변경, 명의 변경 등은 세계지식재산권기구에 한 번만 신고하면 상표가 등록된 모든 지정국에서 자동으로 반영되므로, 상표 관리가 쉽고 편리하다. 처음에 지정하지 않았던 국가라도 나중에 간단하게 추가할 수 있어서 사업 확장에도 유리하다. 상표는 특성상 사용할수록 가치가 높아지므로 특허의 신규성이나 디자인의 창작성처럼 출원 당시에 새로워야 한다는 규정이 없기 때문이다. 

주의할 점으로는, 출원 후 5년 동안 기초 상표인 한국의 출원상표가 거절되거나 등록상표가 소멸되면, 집중공격이라고 해서 마드리드 시스템으로 등록된 각국의 상표도 모두 취소되므로 한국의 상표관리에 신경을 써야 한다. 

마드리드 의정서 시스템으로 출원한 상태에서는 각국이 개별적으로 상표의 등록 가능 여부를 심사하기 때문에 일부 국가에서는 등록되지만 일부 국가에서는 거절될 수도 있다. 각국 특허청이 심사해서 거절이유를 발견하면 가거절 통지를 출원인에게 보내는데, 이럴 때는 현지 대리인을 선임해서 대응해야 한다. 의정서 절차로 출원하고 가거절 통지를 받아 현지 대리인을 선임하더라도, 처음부터 현지 대리인을 통해 직접 해당 국가로 출원하는 비용과 차이가 나지는 않는다. 

특허협력조약(PCT) 미가입국인 대만은 마드리드 의정서에도 가입하지 않았다. 중동 국가 중에도 미가입국가가 있으므로, 이들 나라에 상표출원을 하려면 현지 대리인을 통해 직접 출원해야 한다는 점도 기억해야 한다. 

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